Эта статья представляет собой реферативный перевод публикации юридической фирмы Brown & Michaels, PC, «How to Conduct a Trademark Search».

Далее мы сознательно употребляем термины «товарный знак» и «знак», подразумевая под ними как собственно товарный знак, так и знак обслуживания, если прямо не указываем обратное.

‍

Наши клиенты, желающие зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания в США, зачастую спрашивают нас о том, каким образом можно повысить вероятность успешной регистрации знака. В свою очередь мы отвечаем, что окончательное решение этого вопроса всегда остается за экспертом Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office; далее – USPTO). Вместе с этим мы также каждый раз рекомендуем клиентам осуществить предварительный поиск схожих товарный знаков в США. Результаты такого поиска помогают примерно понять, с какой вероятностью знак может быть зарегистрирован или же, наоборот, не получит регистрацию, и что следует изменить в последнем случае (например, видоизменить сам знак, количество классов товаров и/или услуг, им покрываемое, описание самих товаров и/или услуг и др.).

Для того чтобы грамотно осуществить такой предварительный поиск, необходимо набить руку. Если ограничиться простыми алгоритмами, такими как, например, замена буквы в слове на схожее по звучанию буквенное сочетание, можно упустить массу потенциально препятствующих знаков. Чтобы поиск был действительно результативным, нужен еще и творческий подход к его проведению, который, в свою очередь, возможно выработать только опытным путем. Можно даже сказать, что поиск схожих товарных знаков – это своего рода мини-искусство. Итак, приступим к его постижению.

Откройте онлайн-систему электронного поиска товарных знаков USPTO

Начните поиск товарного знака в базе данных Системы электронного поиска товарных знаков USPTO (Trademark Electronic Search System; далее – TESS). Для этого зайдите на эту страницу. На ней вы увидите окошко «Search our trademark database (TESS)». Кликнув на него, вы перейдете на стартовую страницу TESS. 

На стартовой странице TESS выберите опцию «Word and/or Design Mark Search (Free Form)»

Эта опция – третья сверху в окошке «Select a Search Option». Она позволяет производить поиск по наиболее гибким параметрам. Другие же две опции ограничены по своему функционалу: «Basic Word Mark Search» предоставляет возможность искать только словесные знаки и только в том случае, если вы знаете их серийные или регистрационные номера, а «Word and/or Design Mark Search (Structured)» представляет собой усеченный по функциональным возможностям инструмент поиска (например, посредством использования этой опции нельзя искать по наименованию/имени правообладателя знака). 

Первым делом попробуйте поискать по очевидным критериям

Введите словесное выражение желаемого знака в поле «Search Term», нажмите «Submit Query» и просмотрите найденные результаты. Обычно это приводит к тому, что поисковая система выдает слишком много результатов, иногда никак не связанных с желаемым знаком. Однако попробовать все-таки стоит. Если, напротив, вы не находите ничего, то это хороший сигнал, потому что очевидных препятствий к регистрации вашего знака может не оказаться.

Если желаемый знак состоит из нескольких слов, обязательно заключите его в кавычки. Например, если ваш запрос – CHATTER BOX, TESS выдаст вам 876 452 результата, но, если вы введете в строку поиска “CHATTER BOX”, результатов будет всего 40. Это связано с тем, что алгоритмы TESS воспринимают выражение из нескольких слов без кавычек как запрос на поиск результатов по каждому из составляющих это выражение слов: для TESS запрос на поиск CHATTER BOX, таким образом, равнозначен “CHATTER OR BOX”.

Не забудьте учесть все возможные варианты выражения знака

Как и в других юрисдикциях, в США в абсолютном большинстве случаев USPTO отказывает в регистрации товарного знака по причине его недопустимого смешения (likelihood of confusion) с каким-либо иным зарегистрированным знаком или знаком, на регистрацию которого подана заявка. По этой причине при осуществлении поиска необходимо принимать во внимание не только идентичные знаки, но и различные текстуальные модуляции желаемого знака (именно поэтому в названии этой статьи использовано слово «схожие», а не «идентичные»). 

Здесь вам потребуются ваши смекалка и находчивость. Например, знак CHATTER BOX можно представить как “CHATTER-BOX” или же “CHATTERBOX”. Для самых же хитрых алгоритмы TESS настроены таким образом, что они распознают определенные знаки замены. Одна из самых удобных комбинаций таких знаков – это сочетание «*» с «[BI]». Знак «[BI]» (Basic Index) можно обнаружить в таблице кодов под полем поиска в самой TESS: 

Знак «*» позволяет заменить себя нулем или большим количеством символов. Он был специально придуман для того, чтобы использовать такие коды, как [BI], [PI] (Pseudo Mark Index) и [TI] (Translation Index) – все они есть в таблице выше – в нескольких местах слова за одну поисковую операцию. 

Для наглядности: если использовать сочетание «*» и «[BI]» и ввести в строку поиска “CHATTERBO*[BI]”, можно получить в качестве результатов, например, CHATTERBOX и CHATTERBOCKS.

О некоторых знаках замены мы еще расскажем ниже, а подробнее о них можно прочитать здесь.

Кроме того, не забудьте про множественное число существительных. Для этого убедитесь, что рядом с параметром «Plurals» над поисковой строкой выбрано «Yes». Однако не стоит сочетать эту встроенную опцию множественного числа с символами усечения. Если же само по себе существительное или его множественное число не столь очевидны, придется ввести последнее вручную. Например, если ваш знак – EXOTIC в значении спорткара, редкого вида лошади или кота (да-да, они именно так называются), введите в поле для поиска “EXOTICS”. 

Расширьте круг поиска

Если результаты неудовлетворительны, стоит продолжить поиск. 

Поищите частичные совпадения. Если слово состоит из нескольких частей, попробуйте поискать каждую часть по отдельности и вместе: “CHATTER*[BI] AND *BOX[BI]”. При таком поисковом запросе CHATTER*[BI] выдаст вам любой знак, начинающийся с «chatter-», а *BOX[BI] – любой знак, заканчивающийся на «-box». Соединяя их посредством AND, вы получите не только «CHATTERBOX» и «CHATTER BOX», но также и, например, «CHATTERDIBOX» или «CHATTER-A-BOX». Возможно, «CHATTER-» – слишком большая часть слова, так что стоит поискать и, к примеру, “CHATT*[BI] AND *BOX[BI]”. Может ли найденный в этом случае знак «CHATTABOX» стать препятствием для регистрации? Вероятно, да.

Товарные знаки, включающие в себя словесную часть, чрезвычайно вариативны в своем написании. Здесь нужно проявить смекалку и фантазию:

• иностранные слова могут иметь альтернативное написание – «tsar» / «czar»;
• имена и фамилии часто имеют разные варианты написания: «Aubrey» / «Aubree» / «Aubrie» / «Aubri»;
• попробуйте заменить буквы и буквосочетания – например, «oo» на «u», «a» на «u» и наоборот; «cs» и «ks» можно заменить на «x» (exotics / exotix), «c» или «z» на «s», «k» на «c» и так далее;
• некоторые слова или буквосочетания можно заменить на числительные – к примеру, «4» можно использовать вместо «for», «2» вместо «to» или «too» и т.п.;
• также не забудьте поискать типичные сокращения слов (в основном используемые в неформальной переписке в мессенджерах) – «easy» легко заменяется на «ez», «cutie» на «qt», «r» может означать «are», а «u» - «you».

Используйте знаки замены

Выше мы уже написали о таком знаке замены, как «*[BI]», однако есть еще и другие: «$», «$n» и «?». Ниже о том, что можно найти с их помощью.

«$» соответствует нулю и большему числу стоящих рядом символов. Поставив его в любой части слова либо же до или после него, вы получите на месте этого знака ноль, один или более символов (кроме пробела; чтобы получить его, нужно использовать «*[BI]»).

Пример: запрос “CHATT$BOX” может найти CHATTERBOX, CHATTBOX, CHATTABOX, CHATTOBOX.

«$n» работает примерно так же. «n» здесь означает максимальное количество символов, которое вы хотите видеть на месте знака замены. 

Пример: запрос “CHATT$2BOX” может отразиться в таких результатах, как, например, CHATTBOX, CHATTABOX, CHATTOBOX, CHATTERBOX, CHATTARBOX, но не CHATTAREBOX, так как в последнем случае знаков между CHATT и BOX будет три.

«?» используется для обозначения одного символа, но не нуля символов.

Пример: запрос «CHATT?BOX» может помочь найти знак CHATTABOX, но не CHATTBOX или CHATTERBOX.

Используйте прием объединения слов

TESS распознает стандартные «AND», «OR», «NOT», включенные в запрос. Их принцип действия несложен и объяснен выше на примере использования «OR» – при разделении этим союзом, например, двух искомых слов, система отобразит результаты, содержащие либо для одно из этих слов, либо другое. Оставшиеся «AND» и «NOT» работают по этому же принципу соответственно их значениям. 

Однако есть еще и другие подобные инструменты поиска, а именно – слова «SAME», «ADJ» и «NEAR». 

«SAME» позволяет найти запрашиваемые слова в одной и той же строчке описания к знаку. В TESS оно отображается таким образом:

Если в поисковую строку ввести “CHATTER AND BOX”, система может выдать результат, где в строчке «Owner» будет указано название правообладателя Carbon Box, Inc. Иными словами, TESS будет искать запрашиваемые вами слова по всей информации, которая указана в описании знака. 

Напротив, если запросом будет “CHATTER SAME BOX, TESS выдаст результаты, где оба слова встречаются в одной и той же строчке описания знака. Этот прием очень удобен для поиска определенных товаров или услуг конкретного класса международной классификации. Например, если вы сделаете запрос “009[IC] SAME downloadable computer software for live digital communications[GS]”, система покажет вам знаки, зарегистрированные для скачиваемого ПО для общения онлайн.

«ADJ» и «NEAR» могут быть также полезны в некоторых случаях. Они используются тогда, когда слова не только должны находиться в одной строке описания, но и стоять рядом друг с другом (или в пределах определенного количества слов друг от друга, если вы добавляете числительное, например, ADJ3, NEAR4). По существу, они выполняют одинаковые функции, за исключением того, что «ADJ» означает «в том же порядке», а «NEAR» не связан с порядком искомых слов. Примеры с выбранными нами выше словами «CHATTER» и «BOX» для иллюстрации действия этих знаков замены приводить здесь не имеет большого смысла, так как все они позволяют найти примерно один и тот же набор знаков. Тем не менее рекомендуем не пренебрегать этими инструментами и обязательно попробовать их со знаком, который вы хотели бы зарегистрировать. 

Если результатов явно много – сузьте круг поиска 

Тут нужно быть предельно осторожным. Если вы видите, что TESS нашла для вас очевидно много знаков, придется искать более предметно. «Очевидно много» здесь – скажем, более 100. Но эту цифру стоит воспринимать ровно так же, как предупреждающий знак на дороге, но никак не предписывающий. Иначе же вы рискуете пропустить товарный знак, который впоследствии может стать препятствием на пути к успешной регистрации вашего. 

Первым делом стоит исключить те результаты, в которых введенный вами запрос встречается там, где вы не хотели бы его видеть. К примеру, если вы ищете словесный знак, вряд ли вы хотите видеть искомое вами слово или словосочетание в описании товаров или услуг, покрываемых каким-либо знаком, в строке с адресом правообладателя и т.п. Алгоритмы TESS, конечно, настроены хорошо, но не настолько, чтобы понять, где именно вы бы хотели увидеть введенный вами запрос. 

Для этой цели очень удобно использовать те коды, которые указаны в таблице под полем поиска (скриншот мы давали выше). Они называются «Field Codes». 

Например, если в поле для поиска вы введете XIAOMI[ON], где [ON] означает «Owner Name» («имя правообладателя»), то все найденные 77 знаков будут связаны либо с компанией Xiaomi Inc., либо с аффилированными с ней юридическими лицами. 

Далее, можно попробовать конкретизировать поиск до знаков, зарегистрированных для тех товаров и услуг, которые могут составить конкуренцию предлагаемым вами. Однако следует учесть, что известным знакам на практике может предоставляться более усиленная защита, нежели неизвестным. Кроме того, они могут регистрироваться заявителями и для широкого круга товаров и услуг, хотя последние фактически могут пока не предлагаться потребителям. Например, если вы будете искать знак XIAOMI для каких-нибудь продовольственных продуктов, скорее всего, вы не найдете ничего. Тем не менее это не означает того, что вам беспрепятственно удастся зарегистрировать такой знак для данной категории товаров.

Равным образом нужно быть осторожным с поиском по конкретным классам товаров или услуг, то есть с использованием кода поля [IC]. К примеру, в процессе поиска конкретных товаров определенного класса вы можете не учесть, что с этими товарами связаны некоторые услуги (например, по их реализации), которые, в свою очередь, относятся к другому международному классу. USPTO прекрасно разбирается в вопросе о том, какие товары или услуги должны быть отнесены к конкретному классу, и поэтому вряд ли пропустит такую ошибку с вашей стороны, а вы в итоге получите Office Action (уведомление о наличии несоответствий). Чтобы снизить риск возникновения такой проблемы, обязательно проверьте соответствие определенных товаров или услуг тем или иным классам, используя администрируемый USPTO Trademark ID Manual.   

В качестве последнего совета мы можем порекомендовать не пренебрегать знаками, заявки на регистрацию которых не одобрены USPTO или сама регистрация которых отменена. Для того, чтобы исключить такие знаки из круга поиска, необходимо ввести в поисковую строку слово «dead» и код поля [LD] (Live/Dead). Однако то, что такие знаки не имеют действующей регистрации, не означает того, что их заявители фактически не используют их. Возможно, они просто не соблюли какие-либо процедурные требования, например, не ответили вовремя на Office Action. В дальнейшем же, когда ваш знак будет опубликован для оспаривания или позже, когда он уже будет зарегистрирован, такие лица вполне могут попытаться оспорить вашу заявку или саму регистрацию соответственно, что создаст вам дополнительные проблемы. 

Заключение 

Система TESS предоставляет массу разнообразных инструментов для поиска товарных знаков в базе USPTO, и в этой статье мы рассмотрели далеко не все. Но даже воспользовавшись этим ограниченным арсеналом техник поиска, у вас будет очень хорошее понимание того, насколько путь к регистрации вашего товарного знака свободен от препятствий. 

Если же вам некогда или лень самим осваивать все описанные приемы, мы будем рады провести для вас предварительный поиск или же оформить и подать заявку на регистрацию товарного знака в США.